浅谈准确全面应用法条在发明专利一审审查中的重要性.pdf

1、浅谈准确全面应用法条在发明专利一审审查中的重要性顾瑜尉柳洋洋关键词 发明专利 实质审查 准确性 全面性作者简介：顾瑜尉、柳洋洋，国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心，知识产权师，研究方向：专利审查。中图分类号：D923.4文献标识码：ADOI：10.19387/ki.1009-0592.2020.04.119我国发明专利申请量大，结案周期长，常常受到申请人的诟病，日益增长的发明专利申请量和审查资源不足之间的矛盾突出。在有限的审查资源下，如何高效地完成实质审查任务成为了时下需要解决的问题。在践行充分沟通的同时，保证专利审查的质量同样必不可少。除了在第一次审查意见通知书（下称“一通”）中通过充

2、分检索获得有效对比文件，以及在通知书中正确引导申请人之外，如何准确与全面地使用法条，保证审查意见通知书的准确性和严谨性也属于重中之重。司法文书中无论是叙述事实，阐述理由，摆出结论，还是使用语言文字，都必须保持精确。与之类似的，通过准确地使用专利法及其实施细则，在坚持以“三性评判”为主线的原则下，合理运用其他法条，可以避免因为法条使用不当而导致的审查程序延长。除了要注意法条使用的优先级以外，对于审查逻辑的合理把握也可以避免因审查意见反复而导致的审查程序拖沓。同时，对于具备授权前景的发明专利，在发出一通时，要进行全面审查，指出形式缺陷，不仅有助于提高行政效率，还能帮助申请人获得保护范围清晰合理且权

3、利稳定的授权。在审查意见通知书中准确使用法条关系到专利法的正确实施，可以提高与申请人的沟通效率，如果认定不准确，表达不清楚，可能会引起申请人的疑惑和误解，导致申请人错误的修改方向，造成申请人合理保护范围的缩小，或者是审查周期延长。一、准确性在审查意见通知书中准确使用法条关系到专利法的正确实施，可以提高与申请人的沟通效率，如果认定不准确，表达不清楚，可能会引起申请人的疑惑和误解，导致申请人错误的修改方向，造成申请人合理保护范围的缩小，或者是审查周期延长，下面将通过具体案例进行进一步的分析说明。案例 1：一通：在指出权利要求 1 不具备创造性的同时指出权利要求 1-5 之间不具备单一性。一通后，申

4、请人修改权利要求并意见陈述。二通：继续发出不具备创造性和单一性的审查意见。申请人意见陈述，拟授权。其中指出不具备单一性的权利要求为：权利要求 1 涉及一种肽。权利要求 2 涉及含有权利要求 1 所述肽的复合物。权利要求 3 涉及表面含有权利要求 1 所述肽的组织修复用支架。权利要求 4 涉及利用权利要求 1 所述肽的组织修复用支架的表面处理方式。权利要求 5 涉及含有权利要求 1 所述肽的处理液。对专利申请设置单一性的目的主要有：防止申请人以一件申请的费用同时申请一项以上的发明或实用新型，构成不当得利;便于专利文献的分类、管理和检索。显然以上案例中的五组发明并不属于明显不具备单一性的情形，其技

5、术领域相同，且根据后续的评述可知，权利要求 1 不具备创造性的缺陷容易被克服，因此一通中的做法属于投机取巧。由于滥用单一性，会给申请人后续修改带来困惑，若申请人将不具备新创性的权利要求删除，而保留未评述的权利要求，势必会延长审查周期。案例 2：某精华液，其由人胎盘提取液、蜗牛分泌物滤液等组成。具有修复晒伤皮肤，促进细胞新生的功效。审查员在一通中评述了创造性，同时还指出了申请的形式缺陷。一通回案后，审查员发现组合物中的人胎盘提取物属于人的组织产品，根据卫生部 2016 年 12 月颁布的化妆品安全技术规范，其中表 1 第 390 项明确规定了人的细胞、组织或人源产品为化妆品中国家明令禁止使用的组

6、分，人胎盘提取物在实际使用时因为缺乏相关病毒检查项，存在可能安全风险的因素。同时胎盘是与人身相关的特殊物，其来源受限、涉及道德問题，并有传播肝类、艾滋病等病原体的危险，其应用受到限制。因此，审查员在二通中指出了本申请属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。于本案中，在发出一通时，未能全面兼顾组合物中成分的安全性，因此，导致了一通中使用法条的不准确，在审查程序上，使得一通的通知书基本上成为无效通知书，无形之中延长了审查周期。在法条的使用顺序上，专利法第 5 条、第 25 条等条款的优先级要高于“三性评判”，因此，如何正确选择在一通中应用的法条显得同样重要。案例 3：一种某植物叶片离体再生体

7、系建立的方法，审查员指出权利要求并未对采集时间进行任何限定，而说明书记载季节对污染率影响巨大，最佳时间为 3-4 月份，因此权利要求得不到说明书的支持。设置不支持法条的初衷是权利要求范围概括不合理，不能预期所有的方式均能解决本申请所要解决的技术问题，而显然说明书中的实施例仅仅是对取样最佳时间的筛选，是对时间的进一步优选，而并非是除了最佳的 3-4 月份取样的其它时间不能解决本申请所声称的技术问题，可见，权利要求并不存在不支持的问题，对于不支持的质疑未能紧扣发明所解决的技术问题来判断，存在过度质疑的情况，属于有事实而无法律论证。简单列举实施例和权利要求范围差异就直接得出不符合专利法第 26 条第

8、 4 款规定的结论，实质上仅是完成了事实调查，而缺乏了必要的分析和论证，这样的审查意见通知书显然是缺乏依据的，造成审查效能低下。案例 4：一种花蕾期延长品种的选育方法，包括对该花某花期延长植株进行筛选，用 60Co-射线进行辐射诱变处理，处理后的植株进行扦插繁殖，挑选优良植株的步骤。审查员在一通中指出：通过辐射诱变处理产生新品种依赖于在该诱变条件下所产生的基因的随机突变，然后再结合扦插繁殖选育获得某花期延长新品种，即该突变实际上是 DNA 复制过程中的一个或者几个碱基的变化，具有突变方向偶然、突变位点不确定性的特点，具有随机性。因此，该权利要求不具备实用性。实用性是指发明或者实用新型申请的主题

9、必须能够在产业上制造或使用，并且能够产生积极的效果。本案记载了对某花期延长植株进行筛选，即已经获得某花期延长植株，而后通过辐射诱变处理及扦插繁殖挑选优良植株，这样，本领域技术人员能够合理预期诱变后筛选亦能够获得某花期延长植株，因此，该技术方案具备实用性。在遇到权利要求中含有辐射诱变等步骤时，不能想当然的认为其不具备实用性，要仔细分析技术方案整体，判断该辐射诱变的结果是否可以预期，进而准确判断其是否具备实用性，避免发出错误的通知书，造成行政资源浪费。案例 5：A 案：某禽病病毒的检测方法，审查员在一通中评述了权利要求不具备创造性。B 案：某抗过敏液，权利要求 2 请求保护权利要求 1 所述抗过敏

10、液的应用，其特征在于所述抗过敏液在消除某产品过敏源上的应用。审查员在一通中指出权利要求 2 属于不授权客体中的预防或治疗疾病范畴，不符合专利法第 25 条的规定。以上两个案件中，A 案的检测方法以离体样品为对象，并且以获得同一主体疾病诊断结果或健康状况为直接目的，即获得禽病病毒的诊断结果，属于疾病的诊断方法，而审查员未指出其不符合专利法第 25 條的规定。B 案中，权利要求 2 实际上是指使用抗过敏液处理含有过敏原的某产品，属于产品加工和处理的过程，即并不是以人体为实施对象，实际上不属于不授权客体中的预防或治疗疾病范畴，不应在一通中指出不符合专利法第 25 条规定的缺陷。从以上几个案例可以看出

11、：在一通中，法条使用得不准确，会造成在后续通知书中法条更换，或者审查顺序混乱，审查意见反复。使用准确的法条得出合理的审查结论，一方面可以提高审查的效率，另一方面也提升了专利审查的质量。准确的法条运用可以传递给申请人正确的信息，方便后续审理，提高审查效能。二、全面性对有授权前景的案件进行全面审查，有助于引导申请人的修改方向，加速审查过程，提高审查效率。案例 6：A 案：在一通中评述了全部权利要求的创造性，但对比文件未公开本申请的发明点，关于创造性的评述略显牵强。申请人通过修改合并了从属权利要求，审查员在二通中指出从属权利要求引用关系错误的形式问题，申请人修改后授权。B 案：某指甲油组合物和应用方

12、法，审查员在一通中认定权利要求 1 仅对某化合物进行了宽泛的限定，本领域技术人员难以预期权利要求 1 所涵盖的组合物均具有与实施例中组合物相同或类似的技术效果，同时还在通知书中指出了不清楚等形式缺陷。申请人通过修改权利要求后获得授权。以上两个案件均属于明显具备授权前景的案件，A 案在发出一通时没有全面审查，导致了沟通次数的增多，审查周期的延长;而 B 案在一通中进行全面审查，并且针对授权范围给出了适当指引，使案件在一通后就完成结案，明显缩短了审查周期。因此，对于有授权前景的案件，建议一通进行全面审查，指出申请文件中存在的全部缺陷，申请人在克服审查员指出的缺陷后，一通后即可授权，从而达到缩短审查周期，尽快结案、提高工作效率、节约行政资源的目标。三、结语尽可能地在第一次审查意见通知书中进行准确、全面的审查，是对审查员业务能力的考验。通过以上案例可以看出，当前审查员对于某些法条的认识和运用还不够到位，审查员还需要从自身素质出发，通过学习、业务指导等方面提升自身的综合能力。通过能力的提升，使得在面对每一个案件时，能对案件有一定的预期和把握，使法条的运用了然于心，灵活运用法条，正确把握结案方向，缩短结案周期，提升审查效能。注释：同第一作者。参考文献：1范冬梅.关于在实际审查中践行程序节约原则的思考J.中国发明与专利，2018，15（10）：89-93.